inloggen / registreer

Jurisprudentie

AB0814

Datum uitspraak2001-03-30
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureCassatie
Instantie naamHoge Raad
Zaaknummers9099 (R97/164HR)
Statusgepubliceerd

Conclusie anoniem

Mr Bakels Rekestnummer 9099 (R97/164) Parket, 22 december 2000 Aanvullende conclusie inzake INTERNATIONAL SALES PROMOTORS B.V. tegen HET BENELUX MERKENBUREAU Edelhoogachtbaar college, 1. Feiten en procesverloop 1.1 Het gaat in deze zaak in de kern om de vraag of een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechter, dat een ingeschreven woordmerk is verworden tot een soortnaam, meebrengt dat het BMB bij een hernieuwd depot van deze naam als merk, kan volstaan met naar die rechterlijke beslissing te verwijzen. Daarbij verdient opmerking dat het BMB geen partij was in die eerdere zaak. 1.2 Voor het procesverloop tot 6 november 1998 verwijs ik naar de beschikking die de Hoge Raad op die dag heeft gewezen. Overeenkomstig mijn op 8 september 1998 genomen conclusie heeft de Hoge Raad toen elke beslissing aangehouden totdat het Benelux Gerechtshof in de zaak Campina/BMB uitspraak zou hebben gedaan over de vraag of cassatieberoep openstaat tegen een beslissing van het BMB tot ambtshalve weigering van de inschrijving van een depot. 1.3 In zijn op 26 juni 2000 gedane uitspraak in de zaak Campina(1) heeft het Benelux Gerechtshof o.m. geoordeeld dat tegen beslissingen als de onderhavige op grond van art. 6ter van de eenvormige Benelux Wet op de Merken (BMW) cassatieberoep openstaat. Er is daarom aanleiding in de onderhavige zaak een aanvullende conclusie te nemen. 1.4 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende. (a) Eind 1983/begin 1984 heeft International Sales Promotors B.V. (hierna: ISP) als eerste in Nederland pillen met de aanduiding "CHIEN PU WAN" op de markt gebracht. (b) ISP is krachtens een overeenkomst met de Taiwanese vennootschap Bae Shian Pharmaceutical Co. Ltd. (hierna: BSP), de producent van deze pillen, de exclusieve vertegenwoordiger voor deze pillen in Europa.(2) (c) CHIEN PU WAN is een Chinees kruidenproduct dat in Nederland als voedingssupplement zonder recept bij apotheek, drogist en reformhuis verkrijgbaar is. (d) BSP heeft bij het BMB op 6 februari 1985, 8 november 1994 en 23 november 1994, gedeponeerd een beeldmerk voorstellend een verpakking met daarop de woorden CHIEN PU WAN, het woordmerk CHIEN PU WAN en een beeldmerk kleur zwart. Deze depots zijn - onder nrs. 408392, 836873 en 558001 - ingeschreven voor waren in klasse 5.(3) (e) Sinds de zomer van 1994 brengt 3-Maste Products Promotion (hierna 3-Maste) in de Benelux pillen met de(zelfde) naam CHIEN PU WAN op de markt. Deze pillen worden geproduceerd door de Taiwanese vennootschap Nan-Found Pharmaceutical Co. Ltd..(4) (f) BSP en ISP hebben tegen 3-Maste een kort geding aangespannen bij de president van de rechtbank Breda. Tegen BSP en ISP is verstek is verleend. Bij vonnis van 28 oktober 1994(5) heeft de president 3-Maste ontslagen van instantie en BSP en ISP verwezen in de kosten van het geding. (g) Vervolgens hebben BSP en ISP tegen 3-Maste een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda, waarin zij in conventie o.m. hebben gevorderd 3-Maste te veroordelen met onmiddellijke ingang na de betekening van het vonnis het op de markt aanbieden, in voorraad houden, verkopen en leveren van pillen onder de naam CHIEN PU WAN te staken. 3-Maste heeft tegen deze vordering in conventie gemotiveerd verweer gevoerd. Tevens heeft zij een reconventionele vordering aanhangig gemaakt. (h) Bij vonnis van 25 april 1995(6) heeft de rechtbank de vorderingen in conventie afgewezen en in reconventie voor recht verklaard, dat de depots door BSP bij het BMB van het woordmerk CHIEN PU WAN op 8 november 1994 onder nr. 836873 en van het beeldmerk zwart op 23 november 1994 onder nr. 558001 nietig zijn. Voorts heeft zij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van deze depots bevolen. De rechtbank heeft daartoe in de kern overwogen dat het woordmerk CHIEN PU WAN ten tijde van het depot was verworden tot soortnaam(7) en dat het gedeponeerde beeldmerk zwart met betrekking tot het onderhavige product onderscheidend vermogen mist. (i) Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Nadat het in kracht van gewijsde was gegaan, heeft het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN doorgehaald.(8) (j) Op 11 maart 1996 heeft ISP (opnieuw) bij het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN gedeponeerd voor waren in de klassen 5, 16 en voor diensten in klasse 35.(9) (k) Bij brief van 1 juli 1996(10) heeft het BMB aan de gemachtigde van ISP meegedeeld dat het de inschrijving van het depot voorlopig weigerde. Het BMB heeft hiervoor - onder verwijzing naar het onder (h) genoemde vonnis van de rechtbank Breda - als redenen opgegeven, dat het teken CHIEN PU WAN i uitsluitend beschrijvend is voor de in de klassen 5, 16 en 35 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op het Chinese kruidenproduct chien pu wan en ii elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 6bis lid 1 onder a BMW. (l) Tegen deze voorlopige weigering heeft ISP bij het BMB bezwaar aangetekend.(11) Bij brief van 4 februari 1997(12) heeft het BMB aan ISP meegedeeld, dat de inschrijving definitief werd geweigerd. 1.5 Tegen deze definitieve weigering tot inschrijving heeft ISP op voet van art. 6ter BMW beroep ingesteld bij het hof 's-Gravenhage. Bij beschikking van 18 september 1997 heeft het hof het beroep verworpen. Het heeft daartoe met name het volgende overwogen: "6. Wat ISP in feite verlangt is dat het Bureau, nadat het eerst de inschrijving van een bepaald depot van een woordmerk - dat volgens een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechter is verworden tot soortnaam - op bevel van de rechter heeft doorgehaald, en vervolgens geroepen wordt een oordeel te geven in het kader van een onderzoek van een identiek depot op de voet van artikel 6bis BMW, onderzoekt of de rechter op goede gronden geoordeeld heeft dat van verwording tot soortnaam sprake was. 7. Het hof is van oordeel dat de mogelijkheid van een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het Bureau niet strookt met de afbakening van taken en bevoegdheden van het Bureau en de rechter zoals neergelegd in het Benelux-verdrag en de BMW. Het Bureau is daarom terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan." 1.6 Tegen deze beschikking heeft ISP tijdig beroep in cassatie ingesteld.(13) Het BMB heeft in een uitvoerig verweerschrift verzocht het beroep te verwerpen. ISP heeft de zaak vervolgens schriftelijk doen toelichten door haar advocaat. 2. Bespreking van het cassatiemiddel 2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen, waarvan de eerste twee zijn onderverdeeld in subonderdelen. 2.2 De subonderdelen 1.1-1.4 en 2.1 bevatten geen klachten, maar hebben een inleidend karakter. 2.3 De subonderdelen 2.2-2.3 zijn gericht tegen rov. 6 en 7 van de bestreden beschikking en strekken in de kern ten betoge dat het hof ten onrechte heeft beslist dat het BMB op basis van de in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de rechtbank Breda, waarbij ISP partij was maar het BMB niet, mocht oordelen dat het gedeponeerde merk is verworden tot een soortnaam. Het hof heeft miskend dat de uitspraak van de rechtbank Breda geen gezag van gewijsde heeft tussen ISP en het BMB. 2.4 Bij de bespreking van deze klacht verdient vooraf signalering dat het vonnis van de rechtbank (a) niet is gewezen tussen de partijen die bij het onderhavige geschil zijn betrokken en (b) leidde tot nietigverklaring van de depots op (onder meer) het woordmerk CHIEN PU WAN en een bevel tot doorhaling daarvan, terwijl in de onderhavige procedure aan de orde is een verzoek tot inschrijving van een nieuw depot op hetzelfde woordmerk. 2.5 Aangenomen moet worden dat het hof, wat er zij van de daartoe gehanteerde motivering, heeft bedoeld dat het vonnis van de rechtbank een constitutief aspect heeft en in zoverre - nu het vonnis gezag van gewijsde heeft gekregen(14) - ook werkt tegenover en ten behoeve van het BMB als derde. Aldus verstaan lijkt dit oordeel mij juist. In het dictum van haar vonnis verklaarde de rechtbank immers niet alleen voor recht dat de depots op het woordmerk CHIEN PU WAN nietig zijn en beval zij de doorhaling van de inschrijving daarvan, maar wijzigde zij dusdoende mede de rechtstoestand ten aanzien van het zojuist genoemde merk. ISP hield door de doorhaling immers op rechthebbende met betrekking tot dat merk te zijn. Nu kan weliswaar niet worden gezegd dat alle constitutieve vonnissen werking tegen derden hebben(15), maar voorzover de aard van de rechtsbetrekking in geschil dat noodzakelijk maakt, moet worden aanvaard dat zodanige beslissingen wél derdenwerking hebben. Zo ook de memorie van toelichting op art. 67 Rv(16): "Evenals een overeenkomst alleen partijen bindt, bindt het gewijsde alleen haar. Niettemin kunnen derden de gevolgen ondervinden van een door anderen gesloten overeenkomst gelijk zij het kunnen van een tussen anderen gewezen vonnis. Met name geldt dat laatste voor vonnissen betreffende de persoonlijke staat der procespartij; het zijn zogenaamde constitutieve vonnissen, een nieuwe rechtstoestand in het leven roepende tussen degenen over wier familierechtelijke betrekking door hen geding werd gevoerd. Deze vonnissen gelden tegenover derden, althans voorzover zij er niet door worden benadeeld in hun rechten, maar dit is iets anders dan de bindende kracht die het gewijsde voor partijen heeft in een ander geding. Immers ook andere constitutieve vonnissen dan staatvonnissen kunnen feitelijk werking hebben jegens derden (...). Men moet de bepaling van art. 1957 niet zien als een uitzondering op artikel 1954(17), niet als een bijzonderheid van staatvonnissen, doch veeleer als uitvloeisel van de omstandigheid dat constitutieve vonnissen algemene werking kunnen hebben." 2.6 Veegens heeft opgemerkt dat deze uiteenzetting "niet alle nevels (heeft) doen optrekken".(18) Hij vermeldt dat de praktisch meest belangrijke toepassing wordt gevormd door vonnissen over de geldigheid van besluiten van rechtspersonen. Hij relativeert dit vervolgens met de opmerking: "Maar is het betoog in deze vorm meer dan een petitio principii?".(19) Beukers heeft in haar dissertatie een relatie gelegd met het gezag van gewijsde.(20) Zij meent dat niet de door het constitutieve vonnis teweeggebrachte rechtswijziging gezag van gewijsde heeft, maar het daaraan ten grondslag liggende declaratief. Zo bezien wordt de werking tegen derden van sommige constitutieve vonnissen teruggebracht tot een uitzondering op de hoofdregel, dat het gezag van gewijsde slechts geldt tussen partijen, hun erfgenamen en rechtverkrijgenden. 2.7 Wat van deze theoretische constructie ook zij, in het onderhavige geval behoeft zij geen verdere uitwerking. Tot de constitutieve vonnissen die (naar hun aard) algemene werking hebben, zoals bedoeld in het onder 2.5 aangehaalde citaat, behoort namelijk ook het vonnis waarin de nietigverklaring van een merkdepot wordt uitgesproken met daaraan verbonden een ambtshalve gegeven bevel tot doorhaling van dat depot (art. 14 BMW). Dit blijkt uit de volgende passage uit het Gemeenschappelijke regeringscommentaar(21) op art. 14 BMW: "Indien de rechter beslist dat een recht op een merk nietig dan wel vervallen is, beveelt hij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving ervan in het register. Dientengevolge werkt de rechterlijke uitspraak tegenover een ieder, daar het recht op een merk onbestaanbaar is zonder inschrijving."(22) 2.8 Het Gemeenschappelijk regeringscommentaar op het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de daaraan als bijlage toegevoegde Beneluxmerkenwet (art. 1 Benelux-Verdrag) is door de regeringen van de Beneluxlanden opgesteld en tegelijkertijd met de verdrags- en wettekst gepubliceerd. In de inleiding van het daarbij behorende commentaar wordt opgemerkt dat in de van het commentaar onderdeel uitmakende artikelsgewijze toelichting op het verdrag en de wet "uitvoerig (is) ingegaan op de daaraan ten grondslag liggende merkenrechtelijke beginselen, ten einde in de drie staten bij de verklaring en uitlegging van de wet zo weinig mogelijk twijfel over te laten."(23) 2.9 Het Gemeenschappelijk regeringscommentaar behoort tot de 'context' van het Beneluxverdrag en de bijbehorende Beneluxmerkenwet als bedoeld in art. 31 lid 1 en 2 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (WVV)(24) en niet tot de voorbereidende werkzaamheden in de zin van art. 32 WVV - de zgn. travaux préparatoires - waarin de totstandkomingsgeschiedenis van het verdrag is te vinden. Het Gemeenschappelijk regeringscommentaar kan immers worden aangemerkt als een toelichtend rapport, dat tegelijk met de verdragstekst (of kort na de verdragssluiting) is opgesteld door de regeringen van alle bij het verdrag betrokkenen landen.(25) Het gaat hier om een 'agreement/instrument relating to the treaty made by the parties in connexion with the conclusion of the treaty', dat volgens art. 31 lid 2 aanhef en sub (a) en (b) WVV behoort tot de context van het verdrag.(26) Dit is van belang omdat art. 31 lid 1 WVV bepaalt, dat de in een verdragsbepaling gebruikte woorden te goeder trouw moeten worden uitgelegd overeenkomstig hun gewone betekenis in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. De rechter dient bij de uitleg van de Beneluxmerkenwet dus acht te slaan op de tekst van deze bepaling(en), bezien in het licht van de gehele tekst van de wet, het verdrag en de Gemeenschappelijke regeringsverklaring alsook het doel en voorwerp van het verdrag. 2.10 Gelet op het voorgaande dient bij de uitleg van art. 14 BMW tevens rekening worden gehouden met de onder 2.7 geciteerde passage uit het Gemeenschappelijk Regeringscom-mentaar bij art. 14 BMW. Voorts dient te worden gelet op het systeem van de BMW, waarin de inschrijving van een depot ontstaansvoorwaarde is voor het ontstaan van een merkenrecht en (mitsdien) de doorhaling daarvan dit recht doet vervallen. Met dit systeem strookt dat een zodanige doorhaling ook werking tegenover derden heeft, zulks in het belang van de rechtszekerheid, met het oog waarop dit stelsel van registratie is ontwikkeld. 2.11 De nietigverklaring en het bevel tot doorhaling van het depot heeft dus ook werking tussen het BMB en ISP. Maar is die enkele omstandigheid beslissend voor het onderhavige geval, waarin ISP inschrijving van een nieuw depot op hetzelfde woordmerk CHIEN PU WAN verlangt? Zijn de beslissingen tot nietigverklaring aan de ene kant en tot weigering van een nieuwe inschrijving aan de andere kant, niet tezeer verschillend van aard? Het antwoord op de eerste vraag moet mijns inziens bevestigend luiden en op de tweede ontkennend omdat de werking van het Bredase vonnis niet is beperkt tot het dictum daarvan, maar zich mede uitstrekt tot de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben gelegen.(27) Die overwegingen waren in het onderhavige geval dat, zo al een recht van merk op de woorden CHIEN PU WAN heeft bestaan voor BSP, dit recht is komen te vervallen doordat het merk zich in dat geval heeft ontwikkeld ("is verworden") tot een soortnaam.(28) En het is deze zelfde motivering die kennelijk dragend is voor - of die althans kan dragen - de beslissing in de onderhavige zaak, dat het BMB de inschrijving van het nieuwe depot terecht heeft geweigerd. 2.12 Aan het slot van subonderdeel 2.2 wordt nog gesteld dat in de procedure bij de rechtbank Breda niet is gesteld dat het merk was verworden tot soortnaam. De kennelijke strekking van deze opmerking is, dat de rechtbank bij haar beslissing buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Maar ook als dat zo zou zijn, neemt dit niet weg dat de rechtbank in haar vonnis het bovengenoemde oordeel heeft uitgesproken, waartegen geen hoger beroep is ingesteld. Daarom heeft dit oordeel (zoals gezegd: zowel het dictum als de rechtsoverwegingen waarop het berust) kracht van gewijsde gekregen en moet om de bovengenoemde redenen ook in de onderhavige procedure daarmee rekening worden gehouden. Ten overvloede teken ik aan dat deze klacht feitelijke grondslag mist. 3-Maste heeft immers in de procedure bij de rechtbank Breda wel degelijk (gemotiveerd) gesteld(29) dat CHIEN PU WAN een soortnaam is en zich daarom niet ertoe leent als merk te worden gedeponeerd.(30) 2.13 De slotsom van het vorenstaande is dat de subonderdelen 2.2 en 2.3 geen doel kunnen treffen. 2.14 Onderdeel 3 klaagt dat de rov. 6 en 7 van de bestreden beschikking onbegrijpelijk zijn omdat ISP niet van het BMB heeft verlangd, dat het onderzocht of de rechtbank Breda op goede gronden had geoordeeld dat van verwording tot een soortnaam sprake was. ISP verlangt van het BMB slechts dat het voldoet aan zijn eigen onderzoeksplicht, waaraan - in de visie van ISP - niet is voldaan indien het oordeel van de rechtbank Breda zonder meer wordt overgenomen. 2.15 Deze als motiveringsklacht verpakte rechtsklacht faalt op de bij de bespreking van de subonderdelen 2.2 en 2.3 genoemde gronden. 2.16 Onderdeel 4 strekt ten betoge dat het hof in de bestreden beschikking niet heeft gehandeld conform het criterium dat door het hof zelf is vastgesteld in een eerdere beschikking:(31) "Uitgangspunt moet derhalve zijn dat de rechter die op de voet van het bepaalde in art. 6ter BMW moet beoordelen of er plaats is voor een bevel tot inschrijving van een depot, in volle omvang onderzoekt of een depot aan artikel 1 BMW beantwoordt." Het onderdeel voert daartoe aan, dat het hof - evenals het BMB - geen onderzoek had gedaan naar de door ISP in nr. 7-9 van haar inleidend verzoekschrift gestelde feiten, op grond waarvan het hof had kunnen en moeten oordelen, dat er geen sprake was van verwording van het gedeponeerde merk tot soortnaam. Aangevoerd wordt mede dat voorafgaand aan de mondelinge behandeling van de zaak, een certificaat van inschrijving van het merk CHIEN PU in de Republiek China (Taiwan) aan het hof is toegezonden. 2.17 Naar ik meen is de door het onderdeel verdedigde stelling op zichzelf juist, maar kan zij niet tot vernietiging van de bestreden beschikking leiden omdat zij betrekking heeft op een situatie die zich in dit geval niet voordoet. Het is op zichzelf waar dat de rechter die over de geldigheid van een merkdepot heeft te oordelen - meer in het bijzonder over de vraag of een gedeponeerd merk onderscheidend vermogen heeft - niet alleen in zijn beoordeling dient te betrekken het teken zoals dat is gedeponeerd in samenhang met de daarbij vermelde waren, maar tevens rekening dient te houden met alle ter zake dienende, behoorlijk te zijner kennis gebrachte, (andere) feiten of omstandigheden van het geval.(32) Maar deze regel heeft betrekking op het normale geval waarin de handen van de rechter niet gebonden zijn door een eerdere rechterlijke uitspraak die doorwerkt in de onderhavige beoordeling. Zoals gezien bij de bespreking van de subonderdelen 2.2 en 2.3 is dat laatste hier wél het geval. Het onderdeel kan daarom niet tot succes leiden, nu de daardoor naar voren gebrachte rechtsklacht feitelijke grondslag mist. 2.18 Onderdeel 5 bevat geen klacht en kan in het vorenstaande dus geen wijziging brengen. 2.19 Nu het middel in zijn geheel mislukt, rijst de vraag of ISP in de proceskosten dient te worden veroordeeld. Mijn standpunt hierover heb ik uitgewerkt in mijn heden genomen nadere conclusie in de zaak met rekestnummer R 97/154 (Unilever/BMB). Kort weergegeven komt dit erop neer dat een bevestigend antwoord op deze vraag waarschijnlijk ligt besloten in de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad in de Campina-zaak(33) in verbinding met de daarop gevolgde uitspraak van het Benelux Hof(34), gelezen tegen de achtergrond van de conclusie van zijn A-G Strikwerda. In zijn conclusie van 10 november 2000 in de Libertel- procedure (nr. 2.35) heeft de A-G Langemeijer echter erop gewezen dat het Haagse hof in de Postkantoor-zaak al een prejudiciële vraag over dit onderwerp heeft gesteld aan het Benelux Gerechtshof. Daarom verdient het de voorkeur het oordeel in deze zaak af te wachten, voordat over de kostenveroordeling een beslissing wordt genomen. 3. Conclusie Deze strekt tot verwerping van het beroep, met aanhouding van een beslissing over de proceskosten. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, 1 NJ 2000, 551. 2 Prod. 3D(2) bij inl. verzoekschrift. 3 Rov. 3.2 van het - hierna onder (h) aan te halen - vonnis van de rechtbank Breda. 4 Zie vorige noot. 5 Prod. 3C(2) bij inl. verzoekschrift. 6 Prod. 3F bij inl. verzoekschrift. 7 Volgens een door 3-Maste overgelegde kopie van een boek van Luc Vangermeersch (blz. 411) met als titel "De traditionele Chinese fytotherapie volgens CHEN KAI-YAN, worden de woorden "CHIEN", "PU" en "WAN" afzonderlijk vertaald als "krachtige", "pas" en "pil" en gezamenlijk aangeduid als " pillen om met 'tijgerpassen' te gaan". ISP spreekt op blz. 4 van het hierna onder (l) te noemen bezwaarschrift van "Steady Gait Pill"/"Stevige Tred Pil". 8 Dit heeft het hof in rov. 5 van de bestreden beschikking als vaststaand feit aangenomen. 9 Zie de als prod. 1 bij het inl. verzoekschrift overgelegde ontvangstbevestiging van het BMB. De desbetreffende warenklassen hebben o.m. betrekking op diverse farmaceutische producten en uit papier en karton vervaardigde producten. Klasse 35 ziet o.m. op publiciteit, advertentiebemiddeling, reclame en verspreiding van reclame. De volledige omschrijving van voornoemde klassen is te vinden in voornoemde ontvangstbevestiging en in nr. 2a van de bestreden beschikking. 10 Prod. 2 bij inl. verzoekschrift. 11 Prod. 4 bij inl. verzoekschrift. 12 Prod. 5(2) bij inl. verzoekschrift. 13 Het cassatierekest is ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen op 17 november 1997. 14 HR 2 december 1949, NJ 1950, 20, waarover Losbl. Rv (Asser), aant. 6 bij Boek 1, Titel 1, Afd. 4 en Hugenholtz/Heemskerk, 1998, nr. 96 (slot). 15 Losbl. Rv (Asser), aant. 12 bij art. 67 geeft als voorbeeld vonnissen waarbij een rechtshandeling wordt vernietigd of een wederkerige overeenkomst wordt ontbonden. 16 Parlementaire geschiedenis nieuw bewijsrecht, blz. 412-413. Dit citaat wordt ook aangehaald door Veegens, Het gezag van gewijsde, 1972, blz. 45. 17 Art. 1954 BW (oud) bevatte een thans in gewijzigde vorm in art. 67 Rv opgenomen bepaling over het gezag van gewijsde; art. 1957 BW (oud) kende aan vonnissen betreffende de staat van personen, gewezen tegen degenen die wettelijk bevoegd was de eis tegen te spreken, kracht toe tegenover iedereen. 18 O.c. blz. 45. 19 O.c. blz. 46. 20 Beukers, Eenmaal andermaal?, diss. 1994, blz. 67. 21 Het gemeenschappelijk regeringscommentaar op de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, die als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 1962 is gevoegd (art. 1 Benelux-Verdrag), is gepubliceerd in Trb. 1962, 58 en tevens opgenomen in Schuurman & Jordens 47-I, Benelux merkenwetgeving (1996). 22 Trb. 1962, 58, blz. 66; S&J 47-I, blz. 195. 23 Trb. 1962, 58, blz. 44; S&J 47-I, blz. 7. 24 Verdrag van 23 mei 1969, Trb. 1972, 51 (Engels en Frans), 1977, 169 (Nederlandse vertaling; opnieuw geplaatst in Trb. 1985, 79; rectificatie in Trb. 1996, 89). Zie over de toepassing van de in art. 31-33 Verdragenverdrag neergelegde interpretatieregels op verdragen van eenvormig privaatrecht o.m.: HR 29 juni 1990, NJ 1992, 106; HR 21 februari 1997, NJ 1998, 416 en P. de Meij, Interpretatie van verdragen van uniform (vervoer)recht, ETL 1998, blz. 607-647 (met diverse verwijzingen naar Nederlandse en buitenlandse rechtspraak). Recentelijk werden de interpretatieregels van het Verdragenverdrag door de Hoge Raad ook in een belastingzaak toegepast: HR 1 november 2000, 35.398, NTFR 2000, 1633. 25 Zie Aust, Modern treaty law and practice (2000), blz. 188-191. P. de Meij, t.a.p., blz. 611-612; Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2e druk (1984), blz. 129-130. 26 Zie vorige noot. 27 Veegens, o.c. blz. 32-33; Beukers, diss. nr. 4.2, Losbl. Rv (Asser), aant. 10 bij art. 67. 28 Rov. 3.3.2(a) van het Bredase vonnis. 29 In haar conclusie van antwoord nr. 22-23 en in haar pleitnotities op blz. 2-4. 30 Prod. 3C(1) resp. 3E(2) bij inl. verzoekschrift. 31 Het onderdeel doelt kennelijk op de laatste zin van rov. 5.2.6 van de beschikking van het hof 's-Gravenhage van 3 juli 1997 (Bio Claire, BIE 1997, 74). 32 Rov. 19-21 van BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551. 33 HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68. 34 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551.

Uitspraak

30 maart 2001 Eerste Kamer Rek.nr. 9099 (R97/164HR) Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: INTERNATIONAL SALES PROMOTORS B.V., h.o.d.n. Bae Shian Nederland B.V., alsmede h.o.d.n. Chien Pu Wan B.V., gevestigd te Oisterwijk, VERZOEKSTER tot cassatie, advocaat: mr. A.H. Vermeulen, t e g e n de rechtspersoon naar internationaal recht HET BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen. 1. Het verloop van het geding Voor het procesverloop tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 6 november 1998. Bij deze tussenbeschikking heeft de Hoge Raad iedere verdere beslissing in deze zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak heeft gedaan in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau. Op 26 juni 2000, nr. A98/2 (NJ 2000, 551) heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau. 2. Het geding na aanhouding De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot verwerping van het beroep met aanhouding van een beslissing over de proceskosten. De advocaat van ISP heeft bij brief van 10 januari 2001 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Eind 1983 heeft ISP als eerste in Nederland pillen op de markt gebracht met de aanduiding "CHIEN PU WAN". (ii) ISP is krachtens overeenkomst de exclusieve vertegenwoordiger in Europa voor de verkoop van deze pillen. (iii) CHIEN PU WAN is een Chinees kruidenproduct dat in Nederland als voedingssupplement zonder een recept bij apotheek, drogist en reformhuis verkrijgbaar is. (iv) BSP heeft bij het BMB op 6 februari 1985, 8 november 1994 en 23 november 1994 gedeponeerd een beeldmerk voorstellende een verpakking met daarop de woorden CHIEN PU WAN, een woordmerk CHIEN PU WAN en een beeldmerk kleur zwart. Deze depots zijn ingeschreven onder de nummers 408392, 836873 en 558001, en wel voor waren in klasse 5. (v) Sinds de zomer van 1994 brengt de Stichting 3-Maste Products Promotion (hierna 3-Maste) in de Benelux pillen onder de naam CHIEN PU WAN op de markt. Deze pillen worden geproduceerd door de Taiwanese vennootschap Nan-Found Pharmaceutical Co. Ltd. (vi) BSP en ISP hebben tegen 3-Maste een kort geding aangespannen bij de President van de Rechtbank te Breda. Tegen BSP en ISP is verstek verleend. Bij vonnis van 28 oktober 1994 heeft de President 3-Maste ontslagen van de instantie. (vii) Vervolgens hebben BSP en ISP tegen 3-Maste een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank te Breda. Daarin hebben zij onder meer gevorderd dat 3-Maste zal worden veroordeeld om met onmiddellijke ingang na de betekening van het vonnis het op de markt brengen, in voorraad houden, verkopen en leveren van pillen onder de naam CHIEN PU WAN te staken. 3-Maste heeft tegen deze vordering verweer gevoerd en een reconventionele vordering ingesteld. (viii)De Rechtbank heeft bij vonnis van 25 april 1995 ISP op de voet van art. 12 BMW niet-ontvankelijk verklaard omdat zij niet degene was die de hiervoor genoemde merken had gedeponeerd. De Rechtbank heeft in conventie de vorderingen afgewezen. In reconventie heeft de Rechtbank voor recht verklaard dat de depots door BSP bij het BMB van het woordmerk CHIEN PU WAN van 8 november 1994 onder nummer 836873 en van het beeldmerk zwart op 23 november 1994 onder nummer 558001, nietig zijn en de doorhaling van de inschrijving van de depots bevolen. Daartoe heeft de Rechtbank overwogen, samengevat weergegeven, dat het woordmerk CHIEN PU WAN ten tijde van het depot was verworden tot een soortnaam en dat het gedeponeerde beeldmerk zwart met betrekking tot het onderhavige product onderscheidend vermogen mist. (ix) Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Nadat het in kracht van gewijsde was gegaan heeft het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN doorgehaald. (x) Op 11 maart 1996 heeft ISP bij het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN gedeponeerd voor waren in de klassen 5 en 16 alsmede voor diensten in klasse 35. (xi) Bij brief van 1 juli 1996 heeft het BMB aan ISP meegedeeld dat het de inschrijving van het depot voorlopig weigerde. Daarvoor heeft het BMB - onder verwijzing naar het hiervoor onder (viii) genoemde vonnis van de Rechtbank te Breda als reden opgegeven dat het teken CHIEN PU WAN uitsluitend beschrijvend is voor de klassen 5, 16 en 35 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op het Chinese kruidenproduct chien pu wan en elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 6bis lid 1 onder a BMW. (xii) Tegen deze voorlopige weigering heeft ISP bij het BMB bezwaar gemaakt. Bij brief van 4 februari 1997 heeft het BMB aan ISP meegedeeld dat het de inschrijving definitief weigerde. 3.2 Tegen deze definitieve weigering heeft ISP op de voet van art. 6ter BMW beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij heeft het Hof verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot van het woordmerk CHIEN PU WAN over te gaan. Bij beschikking van 18 september 1997 heeft het Hof dit verzoek afgewezen. Daartoe heeft het Hof in zijn rov. 6 en 7, samengevat weergegeven, het volgende overwogen. Het gaat in dit geval erom dat de rechter heeft geoordeeld dat een bepaald woordmerk is verworden tot een soortnaam en op grond daarvan, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing, een bevel heeft gegeven tot doorhaling van dit woordmerk, aan welk bevel het BMB heeft voldaan. Volgens het Hof komt hetgeen ISP verlangt in feite erop neer dat het BMB, wanneer het vervolgens wordt geroepen in het kader van een onderzoek van een 'identiek depot' op de voet van art. 6bis BMW een oordeel te geven op de voet van deze bepaling, dient te onderzoeken of de rechter op goede gronden geoordeeld heeft dat van verwording tot soortnaam sprake was. Naar het oordeel van het Hof strookt een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het BMB niet met de afbakening van taken en bevoegdheden van het BMB en die van de rechter. Het BMB is daarom, volgens het Hof, terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan. Daaraan heeft het Hof in zijn rov. 8 toegevoegd dat in het midden kan blijven of het BMB anders had kunnen beslissen als door ISP gemotiveerd zou zijn aangevoerd dat het bewuste woordmerk inmiddels (weer) onderscheidend vermogen had gekregen nu dit door ISP niet is gesteld. Het middel keert zich tegen 's Hofs beslissing en de gronden waarop het berust. 3.3.1 Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het geding in de onderhavige verzoekschriftprocedure wordt gevoerd tussen andere partijen - ISP en het BMB - dan de partijen in het geding dat heeft geleid tot het vonnis van de Rechtbank te Breda van 25 april 1995. 3.3.2 Bij de beoordeling van het middel moet voorts worden vooropgesteld dat de rechter die oordeelt dat het depot van een merk nietig is, ingevolge art. 14 D BMW, ambtshalve de doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het nietig verklaarde depot. Dit brengt mee dat de uitspraak waarbij een depot wordt nietig verklaard, in zoverre werking heeft tegenover een ieder. Zie ook de in de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels onder 2.7 weergegeven passage uit het Gemeenschappelijk commentaar bij art. 14 BMW. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat ook de gronden waarop de uitspraak van de rechter die de doorhaling heeft uitgesproken steeds voor juist moeten worden gehouden in een ander geding. Dit zal ingevolge art. 67 Rv. wel het geval zijn in een nieuw geding tussen dezelfde partijen als partijen in het geding waarin de rechter doorhaling van het merk heeft bevolen. Deze gronden zullen niet op de enkele grond dat zij deel uitmaken van de overwegingen in een eerdere uitspraak waarbij de doorhaling van het merk is bevolen en die in kracht van gewijsde is gegaan, voor juist kunnen worden gehouden tegenover degene die geen partij was in het geding dat tot deze uitspraak heeft geleid. Zij zullen op de voormelde grond ook niet voor juist kunnen worden gehouden in een geding waarbij iemand die in dit geding wel partij was, staat tegenover een andere wederpartij. Dit betekent dat wanneer een merk, waarvan eerder bij rechterlijke uitspraak de doorhaling is bevolen, opnieuw wordt gedeponeerd, het BMB zelfstandig zal moeten onderzoeken of het depot al dan niet moet worden geweigerd. Weliswaar kan, naar volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, het BMB het depot van het merk niet weigeren op de enkele grond dat de rechter eerder doorhaling van het merk heeft bevolen, maar het kan wel de gronden die de rechter voor dat bevel heeft gebruikt tot de zijne maken en op deze gronden het depot weigeren. Hierbij moet worden aangetekend dat het BMB ook zal moeten onderzoeken of zich na de uitspraak waarbij de doorhaling werd gelast omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan het merk weer onderscheidend vermogen heeft verkregen en het depot daarom moet worden aanvaard. Weigert het BMB depot van het merk op de gronden vermeld in de uitspraak waarbij de doorhaling ervan werd gelast, dan zal het Gerechtshof te 's-Gravenhage, op de voet van art. 6ter BMW, dienen te onderzoeken of deze gronden de weigering van het depot rechtvaardigen. 3.3.3 Uit hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen volgt dat het Hof in zijn hiervoor onder 3.2 weergegeven rechtsoverwegingen heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het middel dat hierop gerichte klachten bevat is derhalve gegrond. 3.4 De Hoge Raad zal de beslissing omtrent de kosten van het geding in cassatie aanhouden totdat het Benelux-Gerechtshof daaromtrent een beslissing zal hebben gegeven in de zaak KPN tegen het BMB omtrent de inschrijving van het merk Postkantoor. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 september 1997; verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof; houdt de beslissing omtrent de kosten van het geding in cassatie aan als hiervoor onder 3.4 is vermeld. Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, A. Hammerstein en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 30 maart 2001.